marcas o diseños industriales?

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Carimer Guzmán Abogada de la firma Castillo y Castillo, miembro de la International Trademark Association (INTA) y de ADOPI.

Julissa Matías Abogada de la firma Castillo y Castillo, miembro de la International Trademark Association (INTA) y de ADOPI.

La protección legal de formas tridimensionales: ¿marcas o diseños industriales? RESUMEN: Se analiza la duda de cómo proteger de forma adecuada una creación a partir de sus características, como es el caso de la confusión que se puede generar entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales. PALABRAS CLAVES: Propiedad intelectual, propiedad industrial, marcas tridimensionales, diseños industriales, formas tridimensionales, registro, protección legal, Novedad, distintividad, doble protección.

INTRODUCCIÓN

MARCAS TRIDIMENSIONALES

Los avances tecnológicos generan el surgimiento de medidas de protección para las nuevas creaciones intelectuales. En nuestro país, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial nos brinda el marco legal para resguardar los derechos que se originan en el esfuerzo de la creatividad humana y que son aplicables en la industria. La marca, considerada el principal signo distintivo, nos permite distinguir en el mercado los productos o servicios de cada fabricante o empresa. Su principal función es orientar al consumidor sobre el origen de los productos que pretende adquirir, mientras que el diseño industrial es una invención de tipo ornamental que se incorpora a un producto industrial con la finalidad de conferirle una apariencia estética distintiva. A menudo se presenta la cuestión de cómo proteger de forma adecuada una creación tomando en cuenta sus características. Tal es el caso de la confusión que se puede generar entre las marcas tridimensionales y los diseños industriales, siendo ambas figuras utilizadas comúnmente para proteger cuerpos con tres dimensiones que pueden consistir en envases o formas de presentación de los productos.

El artículo 72, numeral 1 de la Ley 20-00, enumera los signos distintivos que pueden ser considerados como marcas, cuando expresa lo siguiente: Las marcas pueden consistir, entre otros, en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes”. A partir del texto antes mencionado podemos definir las marcas tridimensionales como aquellos signos consistentes en envases, envolturas, embalajes, recipientes u otras formas de presentación para productos o servicios que posean carácter distintivo. La condición principal que deben tener las marcas tridimensionales para poder ser registradas es su distintividad; no es po-

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sible registrar las formas impuestas por la naturaleza o formas habituales de los productos o servicios que se desean proteger. Estas formas tridimensionales pueden ser esenciales para el consumidor al momento de elegir el producto o servicio de su predilección, ya que pueden convertirse en la razón por la cual distingue esos bienes, quedando la marca en un segundo plano. No podrá ser registrada una forma tridimensional que sea parte del producto y que solamente sea necesaria para su envase o envoltura, o que sea necesaria pero consista en un elemento colateral del proceso de venta y que no sirva principalmente para distinguir o identificar el producto.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES Según el Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00, para la obtención del registro de una marca tridimensional será necesario presentar una solicitud en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), que contenga los siguientes elementos: 1. Nombre y domicilio del solicitante; 2. Nombre y domicilio del representante en el país, cuando el solicitante no tuviera domicilio ni establecimiento en el país; 3. Una breve descripción de la marca, donde se señalen los elementos que la caracterizan y cinco reproducciones gráficas donde se aprecien dichos elementos, así como la reivindicación de colores, si aplica; 4. Una lista de productos o servicios para los cuales desea proteger la marca, agrupados en clases conforme a la clasificación internacional vigente; 5. Firma del solicitante o de su representante apoderado; y 6. Comprobante de pago de la tasa establecida. Luego de depositada la solicitud, la ONAPI procederá a examinarla en cuanto a los requisitos de fondo y de forma en un tiempo aproximado de 15 días. En caso de que sea aceptada la solicitud, se emitirá la autorización para efectuar el pago de la publicación de la marca tridimensional dentro de los 30 días siguientes. La publicación es efectuada con la finalidad de dar a conocer a los terceros que la solicitud de marca tridimensional ha sido depositada. Cualquier parte interesada podrá oponerse al registro de la marca dentro de los 45 días siguientes a la publicación. En caso de que no haya ninguna oposición, la ONAPI procederá a emitir el certificado de registro de la marca tridimensional por un período de 10 años. El procedimiento de registro tendrá una duración aproximada de tres a cuatro meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la emisión del certificado. El registro confiere a su titular el derecho de usar la marca tridimensional a título exclusivo en nuestro país, y podrá ser re46 | GACETA JUDICIAL

novado por periodos subsiguientes de 10 años, siempre y cuando el titular pueda demostrar el uso de la marca.

DISEÑOS INDUSTRIALES Como es bien sabido, los consumidores en ciertas ocasiones definimos la calidad del producto por el aspecto visual y la forma en la que es presentando, siendo esto generalmente lo que nos impulsa a elegir o no tal o cual producto. Es por esto que el diseño industrial se convierte en una importante figura y fuente de derecho sobre su titular, ya que a través de su registro, además de obtener protección exclusiva, se vale de una herramienta importante para evitar que se reproduzcan diseños similares durante su vigencia. Antes de adentrarnos en el marco de protección de los diseños industriales, sería bueno entender primero cuál es su concepto. A groso modo, en los tratados internacionales no hay una definición común y consolidada de lo que sería el concepto de diseño industrial. Sin embargo, todas coinciden en que se trata de la forma en que ornamenta un producto sin que esto implique que la función para la cual fue creado dicho producto sea de algún modo afectada y sobre todo que se destaca por ser novedoso. Nuestra Ley 20-00 en su artículo 5 define el diseño industrial como: Cualquier reunión de líneas o combinaciones de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos, para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Por su parte, el artículo número 113 del Acuerdo de Cartagena o Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece como diseño industrial: La apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. A nuestro entender, el diseño industrial es la forma ornamental de un objeto que se compone de líneas y colores de una forma bidimensional o tridimensional, que puede apreciarse tanto en el tacto como visualmente y que se caracteriza por ser novedoso y original, pero que no cambia la función principal para la cual fue creado dicho objeto. Podemos resaltar de lo anteriormente escrito que las particularidades que hacen posible que un diseño industrial sea reAÑO 15, NO. 293, ABRIL 2011

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gistrable son: 1) La novedad, es decir, que no haya sido registrado con anterioridad; y 2) La originalidad, esto es, que posea un carácter poco habitual, sin importar la forma (tridimensional o bidimensional) en la que se está presentado.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE DISEÑOS INDUSTRIALES En nuestro país, los diseños industriales se registran por cinco años. Estos pueden ser prorrogados por dos periodos consecutivos más y luego pasan al dominio público. Los requisitos para solicitar un diseño industrial son los siguientes: 1) Se acompañará la solicitud del registro con los datos del solicitante, del diseñador y del representante; 2) Se depositará una breve descripción que contendrá las particularidades y características que aparezcan en la representación grafica o fotográfica; 3) Dibujos y fotografías de las vistas relevantes del diseño industrial; 4) La designación o título de los productos a los cuales se aplicará el diseño según la Clasificación Internacional para los dibujos y Modelos Industriales; y 5) Comprobante de pago de la tasa establecida. Una vez depositada la solicitud, dentro de un plazo de 30 días el Departamento de Signos Distintivos emitirá los resultados del examen de forma, ya sea para que se corrija cualquier irregularidad encontrada en la solicitud, o para requerir el pago correspondiente a la publicación del diseño. Luego de publicado en un plazo de 30 días, cualquier parte interesada puede oponerse. De no presentarse ningún tipo de oposición, el Departamento de Signos Distintivos, al término de seis meses a partir de la solicitud, realizará el examen de fondo y emitirá su resolución concediendo o denegando solicitudes registro. En caso de concesión, el solicitante deberá pagar la tasa correspondiente a su publicidad.

LA PROTECCIÓN LEGAL DE FORMAS TRIDIMENSIONALES: ¿MARCAS O DISEÑOS INDUSTRIALES? Nuestra legislación admite la protección de las formas tridimensionales como marcas y como diseños industriales siem-

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pre que se cumplan los requisitos establecidos previstos para ambos. Si bien es cierto que una y otra figura tienen diferencias marcadas en cuanto al objeto que pretenden proteger, no menos cierto es que estas cuentan con características similares. Una de ellas es que ambas figuras buscan proteger formas, es decir que salvaguardan expresiones que pueden apreciarse a través de la vista o el tacto. Otro aspecto en común es que en los dos casos la novedad o distintividad adquirida se une a un producto en particular. Existe otro aspecto que, dependiendo del caso específico, puede o no aplicarse: la doble protección. Nos pudiéramos encontrar en una situación en la que una forma puede registrarse tanto como marca tridimensional y como diseño industrial. Para que esto sea posible, la figura no solo debe ser distintiva, sino también novedosa.

RELACIÓN ENTRE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES Y LOS DISEÑOS INDUSTRIALES a) Las marcas tridimensionales y los diseños industriales generan derechos de propiedad industrial para su titular a partir de su registro; b) Ambas figuras se utilizan para proteger formas tridimensionales que son apreciables a través de los sentidos; y c) Tanto en las marcas como en los diseños industriales, la novedad o la distintividad es agregada al producto. Luego de haber estudiado la conceptualización y las similitudes de ambas figuras, veamos ahora los puntos esenciales que las hacen diferenciarse una de otra, que nos servirán como base para identificar el tipo de protección que debemos aplicar en cada caso. Lo que ya tenemos claro es que el principal aspecto en que difieren ambas figuras es que para poder proteger un producto mediante diseño industrial es necesario que exista novedad, es decir que se provea de un aspecto especial que no haya sido conocido con anterioridad y que haya sido agregado con el único propósito de dar un toque decorativo u ornamental al producto, sin que se afecte su funcionalidad. De su parte, para dar protección como marca tridimensional no es necesario

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que prevalezca la novedad, sino que se distinga frente a los demás productos dentro de su clase y en relación a los productos y servicios específicos que ofrece; es decir, que a través de ella, el consumidor pueda claramente diferenciarlo de otro de su mismo género. De igual forma, cabe destacar que el diseño industrial difiere de la marca tridimensional en que el primero tiene como principal función impedir la fabricación de productos que tengan un diseño similar al registrado, lo que le permite a la vez al titular poder recuperar lo invertido por la creación de algo nuevo, mientras que las marcas tridimensionales únicamente protegen al titular para que se c haga usoa della marca sin su pretu le e no t n i d a d e autorización. P r o P ivia Asimismo, estas se diferencian en cuanto al tiempo de protección de los derechos conferidos con el registro. Las marcas tridimensionales otorgan un plazo indefinido; los diseños industriales se limitan a un periodo específico.

la necesidad de contar con un marco de protección definido y con una amplia cobertura, a fin de salvaguardar los derechos de quienes se esmeran en usar su intelecto para crear formas originales y distintivas que sean atractivas a los consumidores. Esta uniformidad legal será necesaria para aplicar las medidas de protección adecuadas para el registro de marcas tridimensionales y de diseños industriales, y así evitar cualquier tipo de confusión o error que pueda derivar en detrimento de los derechos adquiridos porH ezcomo en pérdidas de rnándasí l suetitular, Edwin Espina tipo económico. (ONDA)

tor l de Derecho de Au la Oficina Naciona de tor ec . dir M do CM sa Pa en la PU piedad Intelectual BIBLIOGRAFÍA y profesor de Pro BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de marcas: Argentina, Editorial Heliasta S.R.L., 1989, t. I. BURST, Jean-Jacques y CHAVANNE, Albert. Droit de la propiété industrielle: París, Editions Dalloz, 1993. CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 20 de marzo de 1883.

CONCLUSIÓN

Luego de haber estudiado los conceptos anteriores y a fin de DAVIS, Michael H. y MILLER, Arthur R. Intellectual property: St. Paul, Minnesota. West Publishing Co., 1990. resumir las características esenciales de ambas figuras, podemos concluir que las principales cualidades que van a diferen- ESPINAL HERNANDEZ, Edwin. Legislación sobre propiedad intelectual, anotada, concordada y comentada: Santo Domingo, Gaceta Judicial, Colecciar a cada una ellas serán las siguientes: ción Leyes Anotadas, 2009. a) Mientras que los diseños industriales se caracterizan por la OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas: Buenos Aires, Argentina, Abeledonovedad, las marcas tridimensionales se caracterizan por la Perrot S.A., 2010. distintividad; b) Las marcas tridimensionales únicamente impiden que se REPÚBLICA DOMINICANA. Ley No. 20-00 sobre propiedad industrial, modificada según la Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Lihaga uso de ella. Por su parte, los diseños industriales impibre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Esden que se fabriquen y distribuyan productos similares; y tados Unidos de América (DR-CAFTA), 2000. de la no ciriento, a propósito am ns c) Los diseños industriales tienen un tiempo de protección lipe l de n OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL esión y difusió expr________________. tad de mitado, mientras que en las marcas tridimensionales es autor y la libereste de (ONAPI). Lineamientos Internos del Departamento de Signos Distintio RESUMEN ch . re lo de lio el ag iago ronc vos, 2010. el conflicto entre indefinido. a dama”, de sant un de el autor aborda ias or em “M de la novela la De forma, opción de utilizar tanto mar- ________________. OFICINA NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL el paístendremos ción en culaigual cas como diseños industriales de manera conjunta, aprovechan(ONAPI). Guía ión.de procedimiento de registro para los diseños industriadistribuc Eque admite nuestra legislación, iento,esderecho de V les, 2011. A am ns CL do laPA doble protección lo que pe S l A de BR n LA presión y difusió de ex r, libertadlos a paruna ventaja proteger derechos de quienes han creado ________________. Reglamento de Aplicación de la Ley sobre ión propiede auto la Nac Derecho para de20-00 onio Cultural im dad industrial, 2001. tr Pa l el bien intelectual. de o nt d. ie de propieda el enriquecim rechoPanamá, - lo es TORRES MENDEZ, Zereth. Marcas: Editorial ecto dedel de Los países deben procurar mantener actualizada su ca legisgo Ron respDerecho principa&ia os nt ad Sa iv s fines Mizrachi pr de es la en nove tir de biPujol, S.A., 2002. ntizar la realización de lo ma, lapues da da a tivi nsti un la lación en cuanto a este tema, en el día a día es notoria de en ra s a ia do ra ga emor se inspir el legisla r co En efecto, pa mbres ficticios ona humana, rs no el o y pe jo nt ta la ba ie et e rl de am qu Ba to ns gliolo respec del pe Amadeo les del Estado rante italiano la libre emisión ig , y m as t oo in ar l rm ci ic R de ea no s cr ta ña s ra et de la caribe tre ot ja Nelia Barl la propiedad tucional fijó, en tado entre su hi nitas (art. 49) y cr su padre, cirres de derechos fun as conflicto desa s n br re la ra la ag pa dó rmas cons mediante illonaria en no s m o a ta til nn Es es un rá rt ). nt or fo ej 52 co la por nal, en les (art. rana, al m los hijos de esta vel constitucio nes intelectua ni cual biblia lute a ís a , pa ón ar co ci el gu di ec lfa rí en ot A ju te l sello iento iamen da su pr cula subreptic estro ordenam presentantes de damentales, da re nu s ilo en rv m de se es te o s nt oci ia ci ge El silen s espa ente vi y las notic del siglo XVII. ente y limitado dominicanas dose objetivam m as al rí s on re ne ci ie lib itu s qu st la , leerla dico-in ncia en rantizados jurí sobre su ause s de muchos en e eejemplar ga entan el interé n im 1 gú al al sa de manera pr de en . ir pr das en la poralmente n se enuncia hecha a part ió a es pi pr a co . o ex a as ch un de ab re ertad sea en e el de ar sin tr Aunque la lib derancia sobr la buscan aun e llegó a circul on nd ep do s pr lo es a ña ís e ng se pa qu te s en ude mo a que o de lo les, ya que, co manejan, se al ello no signific traído desde un iones que se de dis- via, ones intelectua ac ci o ea rm ch den jerarrcr fo re or s in de la n s l “u ra de de e Entre ot ón no exist cesionarios la propiedad ci on itu st er su ci í on hi as C se la do pidien ats, en derechos más Barletta nde hay unos uardo Jorge Pr herederos de a millonaria, im do Ed m s su le a ta n un en gú r se am , po ica una a os fund n radica n de Alfaguar tampoco impl ente o de la cuestió izado de derech 2 erAÑO trib48uc| ió ill ef qu ov pr n El 15, NO. 293, ABRIL 2011 . ió re GACETA JUDICIAL uí ac de ic aq al . 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